El secreto comercial

La inversión en la investigación para la obtención, el desarrollo y la aplicación de conocimientos, es algo imprescindible para las empresas, de cara a sobrevivir en un mercado tan competitivo como el actual. En este sentido, tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial, mediante el derecho de autor, la concesión de patentes, el registro de diseños industriales, marcas y nombres comerciales, permite a las mismas obtener un reconocimiento o unas ganancias por sus creaciones o invenciones.

Como se desprende de la web de la Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), la legislación sobre propiedad industrial intenta equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, fomentando un entorno propicio para la creatividad y la innovación.

Sin embargo, a la hora de proteger los resultados de la investigación, las leyes existentes no siempre proporcionan una herramienta adecuada. A veces, las mismas características fundamentales del sistema se convierten en obstáculos para su uso: por ejemplo, a pesar del valor comercial o competitivo que puedan tener unos resultados de una investigación, podrían no cumplir con los requisitos establecidos por la ley de patentes.

Por otro lado, la patente ofrece una protección limitada en el tiempo y obliga a divulgar una invención, con independencia de si la protección de la misma acaba concediéndose o no.

En la práctica, cuando la opción de patentar no resulta viable, tanto las grandes empresas como las PYMES prefieren explotar los Resultados, protegiendo el acceso a dichos conocimientos valiosos para ellas y desconocidos por sus competidores.

De hecho, algunos de los productos que se encuentran, por ejemplo, en el supermercado presentan determinadas peculiaridades cualitativas (sabor, aspecto, consistencia, etc.) gracias a unas fórmulas, a un “know how” guardado escrupulosamente.

Esta es la esencia de un secreto empresarial: informaciones de gran valor para una empresa no divulgadas y que se quieren mantener confidenciales.

La clave consiste en proteger la confidencialidad para tutelar un conjunto de nociones que no necesariamente se limitan a unos conocimientos técnicos, sino que pueden abarcar también datos comerciales como la información sobre estudios de mercado, clientes o proveedores, que les proporciona alguna ventaja competitiva.

Se trata de un desafío importante ya que las empresas están expuestas a problemas como el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, el espionaje industrial, el robo o la copia no autorizada, cuyo objetivo es precisamente la apropiación indebida de estos secretos comerciales.

Por otro lado, fenómenos como la globalización, la creciente externalización de servicios o el incremento del uso de las tecnologías para la información y comunicación, representan ulteriores factores de riesgo.

A pesar de la importancia de los secretos comerciales y de las amenazas existentes, el marco jurídico actual resulta todavía inadecuado para asegurar una tutela satisfactoria ante su obtención, utilización o revelación ilícita por parte de terceros. A pesar del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en el que ya se prevén unas normas a tal fin, la normativa internacional sigue siendo fragmentada y poco disuasiva.

En la Unión Europea (UE), normalmente la protección de los secretos comerciales suele obtenerse por medio de la Ley de competencia desleal o por la vía penal. Sin embargo, las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales, generan discrepancias en los niveles de protección: para empezar, difiere el alcance de la protección otorgada, al no existir una definición común del concepto mismo de «secreto comercial» o de las mismas acciones de “obtención, utilización o revelación ilícita” por parte de terceros.

Tampoco hay uniformidad en cuanto a las acciones disponibles para actuar contra estas últimas. Asimismo, difiere, de un estado a otro, el trato que recibe aquel que inicialmente hubiera obtenido el secreto comercial en buena fe y, posteriormente, descubre que la obtención por parte del tercero era ilícita.

Otras diferencias importantes afectan a lo que el poseedor legítimo de un secreto comercial puede solicitar con respecto a unos productos fabricados utilizando un secreto comercial de forma ilícita y al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, que no siempre tiene en cuenta la naturaleza inmaterial de los secretos comerciales, dificultando de este modo la fijación de un importe.

Conscientes de la problemática, el pasado 8 de junio de 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la “Directiva 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas”, precisamente con el fin de armonizar y fortalecer la protección de los secretos comerciales en las 28 jurisdicciones de la UE, al más tardar en junio de 2018. Este nuevo texto legislativo, al igual que la nueva ley de patentes entrada en vigencia en el 2017, presenta muchos aspectos interesantes que merecerían ser profundizados. En este artículo, sin embargo, solo mencionaremos los que consideramos más relevantes.

En primer lugar, nos parece positiva la armonización del concepto de “secreto comercial” llevada a cabo por la Directiva 2016/943. En esta ocasión, el legislador de la UE ha optado por una definición amplia que engloba muchos tipos de informaciones: por un lado, se incluye las innovaciones técnicas o tecnológicas, el know how, el best mode de las invenciones objeto de patentes, el know how negativo (lo que no hay que hacer), los procesos de fabricación y las formulas químicas o matemáticas.

Por el otro, se incluye también la información empresarial sobre clientes y proveedores, las estrategias de marketing, los softwares, las herramientas de consultoría. Asimismo, la definición permite incluir también los formatos televisivos.

Sin embargo, ya en el art. 2, la nueva directiva restringe el alcance de la protección otorgada, precisando que, para gozar de protección, es necesaria la coexistencia de algunos requisitos, en concreto que:

• la información ha de ser “secreta” y no fácilmente accesible, ni generalmente conocida por los miembros de los círculos en los que se suele utilizar el tipo de noción en cuestión, y
• la misma ha de tener un valor comercial que resida precisamente en su carácter secreto;
• además, el poseedor legitimo ha de haber adoptado “medidas razonables” de cara a mantenerla en secreto.

Dicho de otra manera, no vale cualquier información, sino que ha de existir “un interés legítimo para mantenerla confidencial y una expectativa legitima para que se preserve dicha confidencialidad”.

Asimismo, la información ha de ser sensible y tener un valor (real o potencial) para la empresa como, por ejemplo, cuando su uso o revelación ilícita es susceptible de perjudicar los intereses de la misma.

Además, se requiere que el legítimo poseedor sea diligente y adopte las medidas oportunas para evitar o controlar la difusión de dicha información tan valiosa para él. Se desprende de lo anterior que, de cara a poder revindicar algo ante un Tribunal en caso de Prácticas desleales, es imprescindible adoptar protocolos específicos para proteger la confidencialidad que incluyan contratos de confidencialidad, políticas de seguridad, controles de acceso y la devolución de información confidencial al final de una relación laboral, etc.

El art. 8 de la Dir. 2016/943 armoniza los plazos de prescripción para ejercer las acciones previstas para la defensa de un secreto comercial, limitándose a establecer un plazo máximo de seis años para toda la UE, dejando libertad a cada país miembro para fijar tanto la duración de dichos plazos, como el momento a partir del cual empiezan a correr, las casusas que pueden dar lugar su interrupción o suspensión.

En el artículo sucesivo, la misma Directiva se enfrenta a la cuestión delicada de la preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales en los juicios, introduciendo la obligación para los Estados miembros de prever unas medidas específicas para asegurar la confidencialidad de la información sensible que se trate en el juicio.

Es una norma importante cuyo objetivo es vencer el efecto disuasorio a daño del poseedor legítimo de un secreto comercial, quien, por temor a que se vulnere la confidencialidad de su información en el juicio, prefiere no arriesgarse, renunciando a en defender sus derechos antes unas Prácticas desleales.

El artículo en cuestión, indica algunas medidas concretas como:

• la restricción del acceso a los documentos que contengan el secreto comercial;
• la limitación de los sujetos que puedan tener acceso a las vistas, cuando en las mismas puedan revelarse (supuesto) secretos comerciales;
• la redacción de una versión confidencial de la resolución en la que no se incluye los pasajes que contengan el secreto comercial, para poner a disposición de aquellos sujetos a los que no se dio acceso ni a los documentos, ni a las vistas mencionadas arriba.

Dichas medidas habrán de mantenerse en vigor incluso después del juicio, hasta que la información en cuestión no haya pasado a ser de dominio público.

En el afán de crear un marco normativo eficaz y disuasorio, el art. 14 de la Directiva 2016/943, establece que, en caso de obtención, utilización o revelación ilícita por parte de terceros, la indemnización por daños y perjuicios ha de ser adecuada y que, para fijar su importe, habrá de tenerse en cuenta todos los factores pertinentes: el lucro cesante del poseedor, el enriquecimiento injusto del infractor y el eventual perjuicio moral causado al poseedor del secreto comercial.

En el supuesto en que la cuantificación del perjuicio sufrido fuera difícil por la naturaleza inmaterial del secreto comercial, el importe en cuestión podrá calcularse también en base a otros elementos concretos como, por ejemplo, los cánones que se habrían cobrado en el caso en que el infractor hubiera pedido una licencia para utilizar el secreto comercial en cuestión.

A modo de conclusión, en nuestra opinión, se trata de una directiva importante porque, por un lado, en lo especifico, armoniza y mejora el marco jurídico para la protección de los secretos comerciales, y por el otro, más en clave general, permite hacer un paso adelante hacia la construcción misma de la Unión Europea, un proyecto tan cuestionado en la actualidad y, sin embargo, tan importante para evitar, en primer lugar, que los horrores de las guerras vuelvan a dominar la escena europea y que estos 60 años de paz en Europa no acaben siendo solo un mero espejismo.

Alessandro Di Marco