EL CASO NADORCOTT (176/18) – Patentabilidad de una Variedad de Mandarina

Normalmente la herramienta por excelencia para la protección de invenciones es la patente pero no siempre es posible acudir a ella ya que no todas las invenciones son patentables . Por ejemplo, tanto la Ley española de patentes (Art.5  Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes) como la Convención sobre la Patente Europea (Art. 53 EPC), excluyen la patentabilidad de las innovaciones en materia de variedades vegetales (salvo algunas excepciones en las que no vamos a entrar).

El motivo principal por dicha exclusión se encuentra en la existencia de otro derecho de propiedad industrial específico para proteger las nuevas obtenciones vegetales, esto es, un grupo de plantas definidas con precisión y seleccionadas de una especie determinada y con un conjunto de características comunes.

Para que una obtención vegetal sea susceptible de protección tiene que cumplir tres requisitos: la obtención vegetal tiene que ser distinta (que se distinga de cualquier variedad existente por al menos un carácter), homogénea (uniforme en sus características) y estable (que se reproduzcan de forma estable de una generación a otra). Tras su concesión, el derecho de obtentor permanece vigente durante un mínimo de 30 años en el caso de los árboles y las vides, y de 25 años en el caso de los demás cultivos.

La protección de las obtenciones vegetales (POV) a nivel europeo es administrada por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) en virtud del Reglamento Comunitario de Variedades Vegetales 2100/94 (en adelante, Reglamento). Aunque el Reglamento es una de las normas de propiedad intelectual más antiguas de la UE que sigue en vigor, no es frecuente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) emita una sentencia.

No obstante, el 19 de diciembre de 2019 el TJUE publicó la histórica sentencia C-176/18 Club de Variedades Vegetales Protegidas contra Adolfo Juan Martínez Sanchís también conocida como “el caso Nadorcott”.

El 22 de agosto de 1995, el Club de Variedades Vegetales Protegidas (en adelante, CVVP) -entidad española que dirige en España y Portugal la gestión de ciertas variedades protegidas – solicitó la concesión de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales para la variedad de mandarina “Nadorcott”.

La OCVV concedió originalmente tal derecho el 4 de octubre de 2004. Sin embargo, la decisión sobre la concesión fue entonces recurrida con efecto suspensivo, y posteriormente desestimada mediante una decisión publicada el 15 de febrero de 2006, fecha definitiva de concesión de la POV.

Mientras tanto, entre la solicitud del derecho de protección comunitaria y su concesión (el llamado “período provisional” establecido por el artículo 95 del Reglamento), un agricultor español, Sr. Sanchís, compró varias plantas en un vivero público, las plantó, cosechó los frutos y los vendió.

El Sr. Sanchís fue demandado por la CVVP, licenciataria del titular de los derechos de obtención vegetal, por infracción del mismo respecto de la variedad “Nadorcott”. El litigio acabó ante el Tribunal Supremo español que planteó una cuestión prejudicial al TJUE, que formuló básicamente las siguientes cuestiones:

  1. ¿Necesitan la autorización del titular los agricultores que plantan árboles de una variedad protegida y cosechan sus frutos en virtud del artículo 13, apartados 2 y/o 3, del Reglamento (preguntas 1 y 2)?
  2. ¿Existe una infracción del artículo 13, apartados 2 y/o 3, del Reglamento cuando la plantación de árboles tiene lugar antes de la concesión del derecho de obtención vegetal, pero después de la publicación de la solicitud de dicho derecho? (Pregunta 3)

En resumen, la cuestión de fondo planteada por el Tribunal español es la distinción entre el Artículo 13(2) y 13(3). El art. 13(2) establece una lista de actos que están prohibidos sin la autorización del titular del derecho, entre otros, la producción, reproducción, acondicionamiento, puesta en venta, venta, etc., de componentes de la variedad o material cosechado. Sin embargo, el Art. 13(3) añade la advertencia de que esto se aplica al producto de la cosecha sólo si (1) se ha obtenido mediante la utilización no autorizada de los componentes de la variedad”; y (2) “a menos que el titular haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en relación con dichos componentes de la variedad”.

El TJUE aplicó el llamado sistema de “protección en cascada”, que distingue entre los componentes de la variedad y el material cosechado, que concede protección primaria y protección secundaria respectivamente.

Para responder a las dos primeras cuestiones, el TJUE sostuvo que la plantación de los árboles de la variedad “Nadorcott” y la recolección de sus frutos no pueden considerarse como un “acto de producción o reproducción (multiplicación)” de los componentes de la variedad (Artículo 13.2.a) del Reglamento), sino como la producción de material cosechado (Artículo 13.3 del Reglamento). Por lo tanto, no se requiere autorización del titular del derecho de la obtención vegetal.

En cuanto a la tercera cuestión planteada, el TJUE declaró que los actos llevados a cabo por el Sr. Sanchís durante el periodo de protección provisional no pueden considerarse como “uso no autorizado” en el sentido del artículo 13.3 del Reglamento, ya que no existía ninguna obligación de autorización previa. El titular de una POV puede hacer valer sus derechos únicamente a partir de la concesión de tal derecho, a diferencia por ejemplo de las patentes europeas en las que la protección se otorga ya desde la solicitud.

Por lo expuesto, no hay infracción del derecho de obtención vegetal concedido a la variedad “Nadorcott”, sin embargo, el titular del derecho, en virtud del artículo 95 del Reglamento, sí puede reclamar una indemnización razonable.

En conclusión, parece que la sentencia del TJUE en el caso Nadorcott aclara el alcance de la protección de los titulares de derechos de obtenciones vegetales durante el período, a menudo largo, posterior a la presentación de la solicitud de protección pero anterior a su concesión.



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